発明の「予測できない顕著な効果」とは
本年もよろしくお願いします。だいぶサボっていましたが、ブログを再開したいと思います。
昨年後半、勉強会など複数の場で、発明の効果について判断した最高裁判決（令和1年8月27日判決、平成30年（行ヒ）第69号）を検討する機会がありました。発明の効果は、特許の権利化で必ずといってよいほど議論される論点で、これを最高裁があえて取り上げ、結果として特許を認めやすくする方向の判断をしたことは、今後の実務への影響も大きいといえるでしょう。
最高裁判決については多くの論文等が出されていますので、ここでは非常にざっくり紹介します。対象発明は特定の化合物（本件化合物）を点眼剤とする用途発明で「ヒスタミン遊離抑制」という効果を発揮します。第三者が特許の無効化を求めたことから始まった事件が紆余曲折を経て最高裁まで持ち込まれ、先行する原審判決（平成29年（行ケ）第10003号）では知財高裁が発明の効果について「予測できない顕著なものとはいえない」としたのに対して、最高裁は、知財高裁の判断手法が適切でないとして事件を差し戻したものです（＊1）。判断手法が適切でない理由を、最高裁は具体的に次のように述べています：
『・・本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある』
少し補足すると「本件他の化合物」は、主引例ではなく他の公知文献に記載された化合物で、本件化合物とは「構造を異にする」とされています（化学分野では一般に、ある化合物の効果から、構造が異なる化合物の効果を予測することは難しいと考えられる傾向がある）。主引例には本件化合物の効果は示されていなかったものの、他の公知文献の「本件他の化合物」に関する情報を参考にすれば、本件発明の効果は「予測できない顕著なもの」ではない、と原審判決が考えたのに対して、最高裁は、そうともいえない、もっと良く考えなさい、と指示したような具合です。
さて、裁判所の前にまず特許の成立性を判断する特許庁では「特許・実用新案審査基準」でその判断手法を公開しています。審査基準の中では、発明の効果について次のように述べられています：
『引用発明と比較した有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合に該当し、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。(参考) 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)69号)「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」(ヒト結膜肥満細胞安定化剤事件判決)
(i) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果とは異質な効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合
(ii) 請求項に係る発明が、引用発明の有する効果と同質の効果であるが、際だって優れた効果を有し、この効果が出願時の技術水準から当業者が予測することができたものではない場合』（第III部 第2章 第2節 3.2.1(1)）
そうです、特許庁は既に（昨年12月の改訂で）最高裁判決を引用して、最高裁の考え方を尊重します、という立場を明確にしています（＊2）。それはそれで結構なことです。ただ、審査基準を改めて読んでいると、結局のところ、最高裁判決の事件での発明の効果は、審査基準に当てはめると「(i)・・異質な効果」「(ii)・・同質の効果であるが、際だって優れた効果」のどちらに当たるのだろうか？ それとも、どちらでもないけれども、なお「予測できない顕著なもの」ということなのだろうか？ という疑問がわいてきます。
『本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が・・知られていた』という最高裁判決の表現からすると、「(i)・・異質な効果」に当たることはなさそうです。それでは「(ii)・・同質の効果であるが、際だって優れた効果」なのかというと、最高裁判決が要約した原審判決では『本件化合物のほかに・・70％ないし90％程度の高いヒスタミン遊離抑制率を示す他の化合物が・・存在することが知られていた』とも指摘されているので、単にヒスタミン遊離抑制のパーセントを比較すると「際だって優れた効果」とはいえない状況とも思われます（「際だって優れた効果」をもっと柔軟に捉えるべきということかもしれませんが、はっきりしません）。
審査基準が『有利な効果が、例えば、以下の(i)又は(ii)のような場合・・』というときの『例えば』に注目すれば、『(i)又は(ii)』は例示であって、これらに限定はされない、という解釈もできそうではあります。それでも、個別の案件で、特許庁に対して「本発明の効果は(i)にも(ii)にも当たりませんが、予測できない顕著な効果なのです」と胸を張って主張できるかというと、躊躇せざるをえない気がします。
ということで、筆者としては「予測できない顕著な効果」って何、についてモヤモヤが残ったままです。この点をもっと突っ込んだ判決が（いずれ）現れてくれることを期待したいです。
＊1 差戻審判決（令和1年（行ケ）第10118号）では知財高裁は（最高裁判決をふまえて）今度は対象発明の効果について「予測できない顕著なものである」とし、結果的に特許は無効にならず維持されています。
＊2 昨年12月に審査基準を補足する資料である「審査ハンドブック」も改訂され、最高裁判決を取り上げたセクション（3202）が追記されました。この中では『最高裁判決に照らせば、請求項に係る発明と同等の効果を有する化合物等が知られていたというのみで、「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの」ではないと判断するのは適切ではない。』と判決文の表現を素直に繰り返した説明となっています。